思考与启示

中美两国的专利审查制度大体上是相似的，均会对客体问题（即专利申请请求保护的内容不属于专利保护对象的相关问题，具体法条规定对应美国的101问题、中国的2.2问题）、说明书支撑/清楚问题（即申请文件中出现说明书对权要支撑不够等情况，具体法条规定对应美国的112问题、中国的26.3/26.4问题）、专利新创性等进行审查，但在审查实务中，因两国审查标准、审查尺度等的不同，审查结果也往往有所差异。

与美国专利申请审查相比，中国专利申请审查出现客体问题、说明书支撑或清楚问题的情况少很多[1]。国内申请人在不清楚这一审查差异下，容易认为自己的专利既然能获取中国授权，肯定“各项达标”，直接将国内专利/PCT专利转换为英文落地美国，而忽略了美国审查中尤为严格的101问题和112问题，这样做无疑为之后的美国审查、授权过程埋下隐患：

首先，我们来谈谈客体问题。实质上，中国和美国对于客体问题的规定是基本相似的，例如，两国均规定了涉及智力活动的规则和方法、商业实施和经济等方面的管理不属于专利法保护的客体。但是，美国对客体问题审查往往更加严格，例如审查时，如果权要内容看起来能够人脑执行，大概率会被指出101问题。

因此，即使中国申请没有被指出客体问题，但是在美国审查时却可能面临此风险。更糟糕的是，想要通过答复克服美国专利的客体问题非常困难，对答复人员专业要求非常高。如果在撰写时没有充分考虑这个问题，即使是专业的美国代理人，在面对审查意见时也无法做到“有米之炊”。

没有答复作为退路，那撰写时提前防范就成为必然。具体的，权要撰写注意权要结构和表述，尽量保证范围的同时避免被指出101问题，同时，说明书针对101提前准备内容，为后续答复可能出现的101问题做好后盾。

其次，说明书支撑或清楚问题也是要必须注意的。与客体问题类似，中国在审查阶段对说明书支撑或清楚问题的审查是相对宽松的，美国则会严格很多。

诚然，有些112问题可能可以通过答复解决，但其往往需要对权要进行修改，导致权要的保护范围受到影响。此外对于部分美国审查意见指出的（例如112（a）中不能实现的）问题，有些情况下通过答复也很难克服。

不论是巴黎公约还是PCT途径进入美国，都是允许申请人对优先权（如国内申请）或者PCT修改，且修改是可以超原说明书范围。其中，PCT途径想要超范围修改需要选择合理的落地途径（Bypass途径）。所以，相较于直接拿国内申请翻译递交美国申请，更明智的做法为：结合上述问题，先对PCT申请或国内申请申请文件进行修改后再落地美国。

此外，在快速迭代更新的技术领域中，可以借助美国落地制度获得一定的优势。如果技术领域存在新创新，申请人在基于国内申请或PCT申请进入美国前，可以考虑补充新的技术内容，抢占对更新技术保护的时间先机。

如果发现国内申请或PCT申请质量不高（如，上述案例中的技术理解问题、创造性不够等问题），导致无奈放弃申请，或者不得不按照原样在美国进行申请，这些都是申请人不希望面对的情况。

如果能在一开始国内申请或PCT申请做好质量控制是最佳的方式，但是国内代理质量参差不齐，而且国内申请的预算往往有限，想要从源头控制比较难实现。所以，"二次补救"可能是更符合实际情况的办法。

如误区一中所述，不论是PCT途径还是巴黎公约途径都允许修改超范围。如果发现质量问题，在落地美国前，对优先权或PCT申请及时补救修改，也可以保证美国申请的质量和价值。

思考与启示

对于一些希望尽快拿到专利授权的申请人而言，美国专利商标局提供了一系列加快审查的程序，即当申请人满足相关规定时可以向美国专利商标局提交加快审查速度的请求，大大缩短授权时间。美国申请的加快审查主要采用专利申请高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）和优先审查（Prioritized Examination，又称Track One）两种加速方式。其中，PPH加速是大部分国家都有的加速方式，但是Track One是美国特有的专利申请加速方式。

通过PPH[3]方式进行美国专利加速时，需要满足在先申请（PCT申请、其他国家的申请等）存在可授权权要的条件。对于美国申请，提出PPH请求的时间应早于美国专利申请进行实质审查的时间。一般来说，一旦在先申请获得可授权的通知，申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的PPH请求。根据USPTO提供的数据，通过PPH加速请求的案子，可以有效缩短申请时间并提高授权率。申请人从PPH请求获批日起约3个月即可收到首次OA，而普通申请从递交日起获得首次OA的时间一般在16个月左右。

需要是说明的是，PPH加速虽然能够缩短周期，但是其需要提交在先申请授权的权要作为美国审查的权要，这可能会影响美国专利权的保护范围。

Track One[3]条件较为宽松，其无需提交USPTO认可的检索报告、也无需满足会晤等要求，申请人只需填表、缴费即可享受优先审查，因此，该方式也受到申请人的普遍欢迎。获得Track One的专利申请，下发授权通知书的周期平均为自请求批准之日起5.4个月。Track One这一途径从各方面、特别是从时间上来看是非常具有优势的，其缺点主要是每年美国专利商标局接受的案件数目是有上限的，且申请人需额外支付较高的官费。

思考与启示

企业可能因为各种原因需要尽快拿到美国专利授权，为缩短申请周期，企业可以提交加速请求。同时，在答复时为了缩减答复次数，采用比较极端的策略方式，提取较多特征，这种做法可能导致美国专利权的保护范围受到损失。

但是这种损失可以通过美国续案制度补救。基于授权后的美国专利申请续案，续案可以构建合理范围的权要。在母案已经授权这一前提下，申请人可以不需要顾虑周期以及失败的风险，秉着争取足够大的保护范围为目的，制定合理的答复策略与审查员斡旋，力求达到保护最大化的目标。

思考与启示

对于一些核心、重要技术的美国专利，仅仅按时缴纳年费，让专利处于维持状态是远远不够的。

商业形势瞬息万变，技术不断更新换代，即使已经手握核心技术的授权专利，仍有被竞对企业规避保护范围、恶意竞争的风险。因此，申请人应该基于美国的续案制度，保持现有核心技术的相关专利一直处于“活着”的状态。

具体可以根据市场最新技术发展和相关行业动态，针对现有授权专利持续申请续案以保护利益，甚至可以基于现有授权专利，根据竞对企业的专利申请现状或具体产品，为其“量身订做”续案申请，续案申请同享母案（即现有授权专利）的申请日，这样做能够实现对竞争对手的有针对性打击，保证在商业竞争中的主动权。

需要注意的是，续案的权要构建还是要建立在母案说明书中已有内容之上的，不能无凭无据地产生，因此，对母案说明书的撰写质量也要严格把控，不能仅限于已有技术方案的保护，而应着眼未来，充分布局。

结 语