典型案例 | 向国外申请专利勿越保密审查线

随着科技的进步和经济全球化的发展，越来越多的中国企业选择将自主研发的技术输出到国外，以开拓和占领国际市场。目前，许多科技型企业会在世界范围内设立研发机构，以获取当地的研发资源和技术支持。但需要注意的是，将一项发明创造向国外提交专利申请时，首先要关注完成发明创造所在国家对于专利申请的保密审查制度，否则，创新主体的研发成果很有可能会因为违反专利申请保密审查制度而付诸东流。

因认为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（下称捷昌公司）拥有的一件名为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”（专利号：ZL201720389490.8，下称涉案专利）的实用新型专利未经保密审查就向国外提交专利申请，涉嫌违反了我国专利法第二十条第一款的规定，袁某某向国家知识产权专利局复审和无效审理部（下称复审和无效审理部）提出无效宣告请求。复审和无效审理部经审理于2022年5月9日作出第55586号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效。

据了解，该案件是专利法引入申请保密审查条款后，宣告专利权全部无效的首案，复审和无效审理部亮明了严格审查专利向外申请的态度，引发了业界的广泛关注。

【案件简介】

捷昌公司创立于2000年，于2018年9月在上海证券交易所上市，公司业务发展围绕智慧办公、医疗康护、智能家居和工业自动化等应用领域，致力于打造智慧驱动技术平台。截至目前，捷昌公司累计获得600余件授权专利，在国内线性驱动市场处于领先地位。涉案专利所涉及的电动升降立柱同样广泛应用于家居、医疗等领域，4位发明人包括捷昌公司法定代表人胡某某在内。

2021年11月15日，无效宣告请求人袁某某针对涉案专利提起无效宣告请求。袁某某代理人、江苏瑞途律师事务所律师吴雪健在接受中国知识产权报采访时表示，请求人就提起的无效宣告请求进行了充分的准备，搜集并提交了包括专利文献、相关书籍、专利审查档案、美国临时申请相关文件、招股说明书、电子网页证据等在内的总计16项证据，以证明涉案专利的技术方案实际是在国内完成研发，专利权人向美国提交专利申请前未进行保密审查，并且相对于现有技术不具备新颖性、创造性以及部分权利要求无法得到说明书支持等。

针对袁某某所提出的专利权无效宣告请求，捷昌公司进行了充分答辩，并提交了由公安机关出入境管理部门所出具的姓名为胡某某的“出入境记录查询结果”等反证，以证明涉案专利主要是由胡某某在美国完成，并在发明创造完成之后即提交了美国临时专利申请。另外，捷昌公司虽然认可涉案专利技术内容与美国临时申请内容完全一致，但同时主张完成发明创造并非一定要有实验机构，中国发明人也并非一定要在中国完成研发。

在结合在案证据以及充分听取双方意见的基础上，2022年5月9日，复审和无效审理部作出上述无效宣告请求审查决定。该决定作出后，捷昌公司提起行政诉讼。

【案件处理】

当下，创新主体科研人员流动、国际交流日益频繁，研发团队国际化趋势明显，创新主体在发明创造过程中，满足对专利保密审查的要求，是其需要着重考虑的问题。该案件作为我国专利法引入保密审查条款后，以该条款宣告专利权全部无效的首案，为专利审查中保密条款的适用提供了借鉴思路。

该案主审员孙建梅在接受本报采访时介绍：“案件审理过程中查明，涉案专利属于先在美国提交专利申请，之后在中国提交专利申请，但其未履行保密审查相关要求。因此，涉案专利能否在我国获得专利保护，关键在于专利实质性内容是否在国内完成。”

“涉案专利实际研发地点既是合议组需要重点查明的事实因素，也是双方当事人争议的焦点所在。”孙建梅指出，该问题的判断应当综合考量专利权人住所地、发明人国籍以及是否有反证足以推翻相关事实认定等因素。

具体到该案中，无效宣告请求人负有证明涉案专利的实质性内容在国内完成的初步证明责任，其举证需要达到高度盖然性的要求。根据在案证据表明，专利权人的住所地和其研发机构均在中国境内，且无相反证据表明在涉案专利美国临时申请的申请日之前，专利权人在国外设有具备技术研发或产品设计能力机构，因此可初步证明涉案专利的实质性内容高度可能是在中国国内完成的。另外，从发明人国籍角度考量，涉案专利载明的4位发明人均为中国国籍，且均为捷昌公司员工，在无相反证据的情况下，其工作地应当被认为在国内。如果专利权人不能提供充分的反证推翻以上认定，表明涉案专利的发明创造是在国外完成的，则其应当承担不利的法律后果。

【典型意义】

该案以下几个方面对于发明或者实用新型专利申请的保密审查具有示范作用。一是在中国完成的发明创造，专利申请人拟向国外申请专利的，应当向国家知识产权局提出保密审查请求，这是专利申请人的义务，未履行该义务将产生失权的法律后果。二是请求人以专利法第二十条为由请求宣告专利权无效的，负有证明涉案专利的实质性内容系在中国完成的初步证明责任，且其举证需要达到高度盖然性的要求。三是在请求人的举证达到高度盖然性要求的情况下，专利权人应当提供充分的反证，表明发明创造是在国外完成的，否则应当承担不利的法律后果。

该案对创新主体就其国内研发成果如何完成专利申请亦提出警示。在技术全球化、市场国际化的今天，关注技术创新很重要，完善创新管理相关规范、固化保存相关信息、了解掌握法律要求，对于技术创新的保护同样重要。