“技术效果”撰写的重要性
《专利法》第二十二条规定:授予专利权的发明和实用新型,应当具有新颖性、创造性和实用性。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
而创造性判断条件之一就是“显著的进步”,上述“显著的进步”是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果,技术方案所产生的技术效果是否超出本领域技术人员的可预期范围,由此判断该发明创造对现有技术作出的技术贡献大小。而取得预料到的效果表明了其做出了技术贡献比较低,相应技术方案的创造性也比较低。因此在撰写申请文件时,技术方案的技术效果的描述具有举足轻重的作用。通常在申请文件的撰写阶段尽量全面记载技术方案所体现的技术效果,技术效果越显著,其对于创造性的贡献也就越大。
即在专利申请的授权和确权阶段,技术效果描述具有十分重要的作用。因此,作为代理人,在申请文件撰写初期应当充分了解技术方案,将技术方案所体现的技术效果全面体现于申请文件中。在各个阶段中,如果专利权人主张申请文件或者专利文件中没有记载的技术效果(即使该技术方案能够得到这样的技术效果),都是很难得到审查员和法官的认可,一旦不予认可这必然影响申请人或者专利权人的权利。因此在申请文件的撰写初期就需要在说明书中明确记载技术方案的技术效果,并且技术效果尽量撰写全面。
但技术效果的撰写是越多越好么?显然不是!在专利撰写和申请的过程中,如果为了强调发明的新创性进而增加授权可能性,而夸大或者过于强调技术方案所能带来的技术效果,可能不利于专利权的实现。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释〔2015〕4号)规定了“等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”,即等同原则的实现要求被诉侵权产品对应特征需达到与专利对应特征基本相同的技术效果,也就是说,如果不能达到基本相同的技术效果,则不会构成侵权。同时,《专利法实施细则》第二十条第二款规定:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。夸大描述技术效果,即当前记载技术方案不能带来该技术效果,相应地当前技术方案不能解决与该技术效果相对的技术问题,即当前技术方案可能被认为缺少解决与技术效果相应技术问题的必要技术手段,不满足《专利法实施细则》第二十条第二款规定,存在实审阶段被驳回风险以及确权阶段被无效的风险。
技术效果的撰写不能过分夸大,那么,技术效果描述不足或者不准确会带来什么不利影响呢?技术效果描述不准确或者缺乏技术效果可能导致专利难以授权,尤其对于一些具有实验数据的技术方案来说,技术能够达到何种技术效果往往难以直接预测和判断,即技术效果的可预知性较差。如果没有直接、完整而且准确的记载很有可能导致专利授权可能性降低。
因此,专利文件中技术效果的描述不仅要全面,而且要准确。具体可以以所属领域技术人员预料不到的技术效果为撰写重点,技术效果可以包括说明书中声称的技术效果和/或本领域技术人员根据说明书记载的内容和现有技术能够推理得知的技术效果。同时,技术效果应该尽量简要并分散,也就是说在撰写时,应该尽量将必须记载的技术效果简略而分散地布置到各个特征的对应位置,而不应将多个技术效果混合在一起并作为整个发明的技术效果,以避免技术效果对权利要求特征的限定范围和可能性。这样做即有利于授权、确权阶段对特征作用的描述,又可以对等同原则造成最小的影响。
总之,技术效果既不是越多越好也不是越少越好,应根据不同领域不同情形采取不同撰写方案,并应当尽量不在说明书中记载“多余的”技术效果,以免对保护范围造成不必要的限定。