高校专利申请前应评估七大问题

　　今年2月，教育部、国家知识产权局、科技部联合印发了《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》，其意在提高专利申请质量，促进转化运用。其中一项重要措施是开展专利申请前评估工作。专利申请前评估是国外高水平大学普遍采取的做法。例如麻省理工学院、斯坦福大学等高校建立了专门的技术转移办公室对职务科技成果进行评估。专利申请前评估工作其实是每一件专利申请之前都应当进行的工作，只不过我国高校在相当一段时间中，没有受到足够的重视。但部分高校已经开始这方面的探索。申请前进行评估可以减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。

　　本文拟就高校专利申请前评估工作（主要涉及技术性质的发明专利申请和实用新型专利申请）的一些注意事项进行探讨。下述的考虑因素也不必过于拘泥于先后顺序，有时也有交叉，比如明显不具备应用价值的技术方案，当然也就不必再评估其新颖性和创造性。

　　1.专利申请前评估发明创造的新颖性尤其是创造性高度

　　专利申请前必须要评估的是发明创造的新颖性尤其是创造性高度，这是最基本的评估工作。这个需要进行现有技术调研，以找到可能影响拟申请专利的技术方案的新颖性和创造性的现有技术。需要注意的是，课题组发表的文章或之前申请的专利本身已公开，则构成了现有技术，应归于影响后续相关的专利申请的新颖性或创造性的考虑因素（这是许多科研人员容易不理解的地方）。

　　此外，理论上专利申请前评估涉及的绝大部分条款与专利审查条款是相同的，但在实际操作中，两者也存在着明显的区别。尤其是创造性条款方面，在评估时应当注意做到偏松把握。因为有许多发明创造都是在审查过程被审查员质疑不具备创造性，而经过申请人的答复又改变了审查员的观点。在评估时，还需要模拟审查过程中找出符合专利法规定的创造性的理由，而不仅仅说是找到创新点本身。这对于后续专利申请过程的答复处理非常重要的。

　　2.专利申请前评估完成发明创造的程度

　　对于这一点，首先是相应于专利法第二十六条第三款关于说明书应当充分公开发明创造的规定。对于一般机械结构类发明创造，往往通过结构的描述，阐述其作用或者原理或运作方式，基本能够满足充分公开的要求，因而技术交底材料达到如此程度则基本可认为完成了发明创造。但对于需要实验证据支持的发明创造性，需要更多注重研发过程是完成了相关的实验及获得了实验数据或证据，则需要考虑实验方式和实验结果是否合理和充分，是否能够说明问题。这方面往往需要考虑专利局审查标准的掌握。而且随着时间变化，专利审查标准把握的尺度会发生变化，也需要及时跟踪。

　　其次，该点考虑还相应于专利法第二十六条第四款的规定之权利要求应当得到说明书的支持。这主要是为了获得更宽的权利要求保护范围。说明书中要提供足够的相关描述（如合适数量的实施例）。通过申请前的评估，以判断是否需要进一步完成或提供相关的研发结果，完善实施方式或提供更多的实施例。对于实验科学，尤其是在需要补充相关的实验数据方面，尤为重要。

　　3.专利申请前评估注重市场推广价值

　　专利申请的技术方案重要的考虑因素是其是否具有市场应用价值。这一点与专利法第二十二条第四款规定的实用性有一定联系，但区别之处更多。前者重点除考虑是否违背自然规律之外，主要考虑是否可重复再现和产生有益的技术效果。根据专利审查标准来看，不具备重复再现性，往往不具备市场应用价值。但也存在一些从专利法角度看不具备实用性，但其实具备一定的应用价值的情况。比较典型的是微生物的突变方法，许多情况下被认为不具备实用性，但在实际中却有应用意义。

　　当然专利申请前评估更注重考虑是否具备市场应用推广价值和能够获得经济收益。没有市场价值的技术，申请专利的意义不大。这是国外专利申请中非常重要的考虑因素。值得注意的是，这里的市场应用推广价值指的是潜在的。因为在没有实施之前往往还不能实实在在的得知的市场应用价值。

　　4、专利申请前评估还需考虑专利的其他市场价值

　　专利申请有时还要考虑其他在申请策略或战略价值方面附加价值。比如为了防止他人申请专利（当然也可以采取防御性公开的方式），阻止竞争对手进入的专利申请所属的技术领域，迷惑竞争对手以延迟自身的研发重点被得知的时机，以及为了避免他人作出选择发明或改进发明等。再比如有些专利申请的技术方案虽然自身并不实施，但为了避免他人获得专利或实施而形成竞争，则可以考虑申请专利。但专利申请仅仅为了宣传自己有专利或为了评定职称等都不属于市场导向，不应当作为考虑因素。

　　5.专利申请前评估要考虑是否能够获得真正有效的保护

　　一方面是需要考虑是通过专利保护还是商业秘密保护更合适。这方面的讨论比较多。通常来说，容易仿制或反向工程即能获知的技术以及他人较大可能研发出同样的技术等情况下，应尽量申请专利保护；而通过技术秘密保护而不易为他人获得或研发出来的技术，并且确实能有效的采取商业秘密保护措施来实现保密的，则可以考虑不申请专利。典型的例子是可口可乐的配方作为商业秘密保护，众所周知是比较合适的。进一步地，在评估时，对于拟提出专利申请的，还要考虑在专利申请文件要记载的内容详细程度，以供后续的申请文件正式撰写提供指导。对于技术诀窍等某些细节，在不影响专利法规定的充分公开发明创造这一要求的前提下，不要写入申请文件中，而作为商业秘密给予保护。此外，产品的生命周期也需要考虑。在产品还没有获得专利授权即可能会被替代的情况下，由于专利申请（尤其是发明专利申请）的周期较长，最好采取其他保护形式。

　　另一个重要的方面是，通过专利是否能够真正获得保护。专利保护的一个重要前提是能够有效维权。考虑的方面包括撰写出来的技术方案是否能够提供对发明创造的有效保护，是否能够进行合理概括以扩大保护范围而不易于被规避等。如果申请专利并不能有效得到保护，则仅仅是为他人提供免费技术信息而已。

　　6.专利申请前评估发明创造与科研项目评审（立项和结题）有较大区别

　　专利申请前评估需要了解最接近的现有技术（通常认为对于不授予专利权的主题则不需要特别的现有技术），进而有针对性地从专利法授权条件来进行评估。而课题评审一方面通常不必考虑不授予专利权的主题方面的因素（可能需要考虑科学伦理道德的问题），尤其是在与现有技术的比较方面，一般不会特别去考虑最接近的现有技术。特别是课题组发表的文章或之前申请的专利本身必然归为课题组的创新成果。但在专利申请的评估中，如果自身发表的文章或之前申请专利构成了现有技术，就会影响后续相关的专利申请的新颖性或创造性。科研项目评审也不会进行像专利审查的创造性判断中的技术特征一一对比等步骤，而是相对宽泛的评估技术的先进性，比如认定省内领先，国内先进，世界先进或世界领先等。因此，很大程度上课题评审的结论并不适用于专利申请前评估，还需要从拟申请专利的内容进行专利法角度的评估。

　　此外，在课题评审尤其是立项评审中，对于可行性方面，其思路与创造性评估思路有较大区别。科研项目要求说明技术确实可行并且效果很好，因而会从已有技术角度认为项目肯定能成功并能预期其效果很好，这与专利的创造性的判断在某种程度上是相反的。后者是要求基于已有现有技术是不那么容易肯定能成功的，不能事先预期效果是那么好的，而是要经过创造性的研究过程才能达成的。

　　7.注意避免技术内容因自身原因失去新颖性。

　　进行专利申请前的评估需要花费一定的时间，需要处理好专利申请与论文发表、硕士博士论文答辩或论文上传数据库、展览展示、项目结题等其他方式的公开，避免失去技术内容新颖性。但对于在特定情况下如在在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，在国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议上首次发表的，可以通过专利法第二十四条的规定要求新颖性宽限期。

　　总体来说，进行专利申请前评估工作要求对专利法规定比较熟悉，对专利审查标准比较了解，是非常专业的工作内容，需要给予高度重视。同时，也可以考虑制定一些规范来约束评估工作，但也需要考虑工作的规范性和灵活性相结合。例如前面举的例子，如果评估人员发现技术方案明显不具有应用前景，理论上就不必再花过多时间评估其新颖性和创造性，此时规范中就不必强调评估一定要全面。相信通过专利申请前评估工作，尤其对于高校科研院所来说，对于提升专利申请质量具有十分重要的意义。（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心 北京商专永信知识产权代理事务所 杨甲 欧阳石文）